美國《商標現(xiàn)代化法案》
2021年11月17日,美國專利商標局在其官網(wǎng)公布了《關(guān)于2020年商標現(xiàn)代化法案實施條例的修訂規(guī)定》(Changes To Implement Provisions of the Trademark Modernization Act of 2020)(簡稱《商標現(xiàn)代化法案》,下同)。此次法案的出臺,主要是為了改善和加強美國商標注冊的準確性和完整性。
《商標現(xiàn)代化法案》針對商標未實際使用的撤銷問題,增設(shè)了單方面的撤銷程序(Ex Parte Expungement Procedures)和單方重審程序(Ex Parte Reexamination),同時將未使用(Nonuse)列入在美國商標庭審與上訴委員會(Trademark Trial and Appeal Board,下稱"TTAB")申請撤銷的理由。
美國商標新政的內(nèi)容
這些最終規(guī)則實施條款將于2021年12月18日生效。即將生效的美國《商標現(xiàn)代化法案》的內(nèi)容有哪些改變呢?
1. 新增兩項可單方申請撤銷注冊商標的程序:撤銷(Expungement)和重新審查(Reexamination)
任何人都可以向商標局提出請求(petition),要求美國專利商標局局長針對特定商標的全部或者部分注冊產(chǎn)品/服務(wù)啟動撤銷或重新審查商標注冊的程序,理由為該商標從未被用于商業(yè)用途(適用于撤銷程序),或者是該商標未在某個特定日期(Relevant Date)前未用于商業(yè)用途(適用于重新審查程序)。該請求要求申請人提交聲明,以證明自己已經(jīng)進行了合理的調(diào)查來確定該商標是否用于特定的商品或服務(wù)。除此以外,還需要提交證據(jù)以及相關(guān)申請費用。如果最終認定請求質(zhì)疑成立,商標注冊的全部或部分產(chǎn)品/服務(wù)將會被撤銷。
除了依請求提起,該程序同樣可以由美國專利商標局局長亦可依職權(quán)發(fā)起。
這項政策進一步表明商標局對于打擊虛假商標申請、維護商標注冊的誠信和真實性的決心。如果商標申請人不按照商標真實使用情況去申請產(chǎn)品/服務(wù),一旦被提起刪除或重新審查程序,商標所有權(quán)人將不得不耗費大量財力與精力去答復(fù),而即使答復(fù)也不一定能夠成功。在答復(fù)失敗的情況下,商標申請將會被全部或者部分撤銷。雖然《法案》為商標所有人提供了救濟渠道,商標所有權(quán)人可以上訴至TTAB,或進一步上訴至美國聯(lián)邦法院,但這無疑會給商標所有權(quán)人帶來麻煩和風(fēng)險。
2. 新增商標撤銷程序的起訴理由
《商標現(xiàn)代化法案》為TTAB程序也提供了新的起訴理由:申請人可基于商標所有權(quán)人從未將商標用于商業(yè)用途為理由,提起撤銷程序,但必須在商標注冊后的三年內(nèi)提起。
在《商標現(xiàn)代化法案》實施前,申請人常常以“使用在先”、“引起混淆”、“缺乏顯著性”為理由提起撤銷程序。而《商標現(xiàn)代化法案》新增起訴理由后,可以預(yù)見會有大量撤銷程序案件以商標所有權(quán)人從未將商標用于商業(yè)用途為理由提起撤銷程序。這進一步提醒所有申請人,必須按照美國商標法將商標投入商業(yè)中使用。
3.更加靈活的答復(fù)時間
在現(xiàn)行商標法制下,商標注冊申請人在收到官方審查意見(Office Action)后,擁有6個月的響應(yīng)時間,使得商標的審查期相當冗長。在《商標現(xiàn)代化法案》實施后,賦予美國專利商標局局長可以在60天至6個月內(nèi),自行決定申請人的回復(fù)期限;若申請人欲延長官方所訂回復(fù)期間,除了得繳交延期費外,至多也只能延至6個月。
4.允許第三方在審查中向商標局提交抗議函(Letters of Protests)
該《法案》為商標局已經(jīng)施行許久的抗議函程序提供了法定授權(quán),該程序允許第三方在商標審查過程中向商標局提交證據(jù),質(zhì)疑商標可注冊性。2021年1月2日起,商標局對每件抗議函收取$50美金的費用,并要求抗議人在函中明確其抗議的法律依據(jù)以及提供相關(guān)證據(jù)材料。
5.建立統(tǒng)一的規(guī)則,確立難以彌補損害的可辯駁的推定
尋求禁制令救濟(injunctive relief)的商標所有人有權(quán)在發(fā)現(xiàn)存在侵權(quán)或維權(quán)成功后,可以在法律程序中針對其遭受的難以彌補的損害(irreparable harm)提出訴求。該訴求以推定形式判斷,在充足的證據(jù)下有被駁斥的可能性(rebuttable presumption)。也就是說,維權(quán)人在法律程序中無需主動證明其遭受的損害,而是直接被推定有損害產(chǎn)生,這對維權(quán)人在聯(lián)邦法院獲得有利判決是有幫助的。
商標現(xiàn)代化法案的影響
1.此次法案優(yōu)化了許多條例,采取了一定的改革措施。其目的就是為了更好地保護商標所有者,進而保護消費者。
2.對于跨境賣家來說,它是一把“雙刃劍”:
①益處:合規(guī)的商標所有人將會得到新規(guī)則與程序的保護,相較在TTAB提起注銷程序,新程序?qū)⒑臅r更少、成本更低。
②挑戰(zhàn):如其注冊的商標并沒有在美國實際使用過,一旦商標所有人被提起撤銷或重新審查程序,商標所有權(quán)人將不得不耗費大量財力與精力去答復(fù)。對于企業(yè)來說,在商標先行的同時更要合理規(guī)劃商標布局,避免提前注冊大量未使用的商標而面臨撤銷風(fēng)險,及時做好商標使用證據(jù)的留存,因為基于虛假信息的商標注冊恐今后更難成功。
3.從根本上說,此次法案的出臺進一步表明美國商標局對于打擊虛假商標申請、維護商標注冊的誠信和真實性的決心。這也代表著美國知識產(chǎn)權(quán)的合規(guī)化、嚴格化趨勢。